导读

近些年来，地理标志与普通商标之间硝烟四起，北京高院一纸《审理指南》更是一石激起千层浪。禁止混淆原则到底能不能适用于地理标志和普通商标呢?本文作者提出了他的看法。

2014年1月，北京市高级人民法院(以下称北京市高院)出台了《北京市高院关于商标授权确权行政案件的审理指南》(以下称《指南》)。 《指南》第五条规定， “当事人依据其在先注册的普通商标主张他人申请注册的地理标志证明商标或者集体商标违反商标法第十三条第三款或者第三十条的规定不应予以核准注册或者宣告无效的，不予支持。当事人依据其在先注册的地理标志证明商标或者集体商标主张他人申请注册的普通商标违反商标法第十三条第三款或者第三十条的规定不应予以核准注册或者宣告无效的，不予支持。”

根据上述规定，在先注册的普通商标不能依混淆理论对抗在后申请注册的地理标志证明商标或者集体商标，反之亦然。该规定提出了明显不同于我国多年来商标授权确权实践的新观点，引起了各方面的关注、讨论乃至争议，可谓一石激起千层浪。

《指南》认为禁止混淆原则不适用于解决地理标志与普通商标冲突

商标法第十三条第三款是在非类似商品上对在先已注册的驰名商标进行保护的规定，第三十条是在相同或者类似商品上对在先已经注册或者通过初步审定的相同或者近似注册商标进行保护的规定。它们共同的理论基础是禁止混淆原则(也有观点认为第十三条第三款还至少部分地体现了反淡化原则)。禁止混淆原则作为商标法处理商标之间以及商标与其他商业标记之间权利冲突的一项基本原则，体现在商标法的多个具体规范中，而第十三条第三款和第三十条正是商标授权确权实践中运用最多的禁止混淆条款。由于我国将地理标志作为商标的一种类型纳入到商标法的制度框架中，商标局以往在商标申请的实质审查中，一直依职权一视同仁地对普通商标和地理标志申请进行在先性审查，对违反第三十条规定的在后商标或者地理标志申请予以驳回。在先权利人及利害关系人也可以依据第十三条第三款或者第三十条等禁止混淆条款对在后普通商标或者地理标志提出异议或者无效宣告申请。

《指南》第五条对这一实践提出了不同意见，认为商标法的上述规定不适用于解决地理标志与普通商标之间的冲突，或者说地理标志与普通商标之间不存在基于混淆的可比性，不能进行近似性比较。

实际上，上述观点在《指南》出台之前已经在商标转让授权确权行政案件的审判实践中得到了运用。在2013年7月作出的“恩施玉露”一案判决中，北京市高院指明了地理标志和普通商标不能进行近似性比对的依据在于两者的功能不同。

笔者认为，地理标志与普通商标之间不存在基于混淆的可比性这一观点是值得商榷的。

地理标志具备商标区分商品来源的功能

商标是用以区分商品和服务来源的标志。地理标志是指标示某商品来源于某地区，该商品的特定质量、信誉或者其他特征，主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志。表面上看，普通商标与地理标志确实有不同的功能。普通商标是用来区分商标和服务来源的，地理标志是用来区分商品的地理来源的;普通商标似乎与商品或者服务的质量关系不大，而地理标志要求商品有特定的质量、信誉或者其他特征，并且这些特征由当地的自然或者人文因素所决定。除此之外，我们常常看到以下流行的说法：普通商标权是私权，地理标志属于公共资源，不是私权;普通商标的商品来源是唯一的，而地理标志商品的来源是该区域内众多符合条件的生产者。

这些观点看似无懈可击，但以此得出普通商标和地理标志并存不会导致相关公众混淆，两者不存在基于混淆的可比性结论，理由并不充分。根据演绎推理的三段论，已知的大前提是禁止混淆原则适用于解决商标权利冲突，要得出该原则不适用于解决地理标志与普通商标之间的权利冲突，小前提必须是地理标志不是商标。仅证明地理标志与一部分商标在具体功能上有所不同是不充分的，就像我们不能由白马非红马而得出白马非马的结论。那么地理标志和商标的概念是类属关系吗?这就要看地理标志是否具备商标之所以与非商标相区分的本质特征，也就是要看地理标志是否具备商标用以区分商品和服务来源的功能。

地理标志是区别性的商业标记，能够区分商品的地理来源。但它不是泛泛地指示产地，通过进一步考察可以发现，它能够指示商品来源于该地域范围内符合条件的生产团体，借着这一标记，消费者能够将商品与提供该商品的特定生产团体联系起来，而这恰恰就是商标区分特定来源的功能。有一种观点认为，地理标志产品是由本地域符合条件的不特定数量的生产者提供的，因此无法指示商品的特定来源。这种观点并不正确。对于消费者来说，商标指示的特定来源在多数情况下是匿名的，他们通常不知道也不关心具体厂家是谁，只关心自己这一次购买的商品是否能带来与上一次相同的体验，或者带来从他人或者广告中所了解到的预期体验。只要能建立这种联系，该标志就能起到指示特定来源的作用。现实中，同一商标可以通过许可使用由不同的厂家提供商品，比如可口可乐的厂家分布在全世界，其数量远远超过任何一个地理标志产品的生产厂家，但消费者并不关心他买的可口可乐饮料是无数个厂家中的哪一个生产的。以生产者数量的多寡来区分商品来源的特定与不特定，误解了“特定”的含义，同时也是不可靠的。由此可见，地理标志具备商标的功能。

从商品质量与标志的关系来看，也可以得出相同的结论。与商品的质量相关与其说是地理标志所独有的，不如说是商标本身所具备的功能。说到底，商标区分商品的来源只是一种手段。对于生产者来说，他希望基于这一手段向消费者传递一种商品品质的保证信息，让消费者放心购买从而赢得利润。对于消费者来说，商标降低了搜索预期品质商品的成本，或者说通过商标可以便捷地购买到具备符合自己心意的品质的产品。这种在消费者中建立起来的商品的品质与标志所指示的特定来源之间的联系，是普通商标和地理标志所共有的。

至于说地理标志是公共资源，与作为私权客体的普通商标不同，这种观点也是有失偏颇的。判断公产与私产的标准不是所有人是个人还是团体，也不是所有人的人数的多少，而是权利行使的目的。地理标志权利行使的目的不是为了抽象的公共利益，而是为了具体的特定生产团体的利益，应当通过赋予私权的方法来保护。TRIPS协议的序言中也明确规定，知识产权是私权，而地理标志正是协议明文保护的知识产权。因此，地理标志与商标权一样，都是私权。

总之，地理标志与普通商标虽然在具体功能上有所不同，但都具备区分商品来源这一商标的本质功能。既然如此，以地理标志与普通商标具体功能不同为由排除禁止混淆原则对解决地理标志与普通商标权利冲突的适用是不成立的。

禁止混淆原则是我国商标法保护地理标志的一个基石

商标法第三条规定：“经商标局核准注册的商标为注册商标，包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标。”第十六条第二款规定：“前款所称地理标志，是指标示某商品来源于某地区，该商品的特定质量、信誉或者其他特征，主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志。”商标法实施条例第四条规定，“商标法第十六条规定的地理标志，可以依照商标法和本条例的规定，作为证明商标或者集体商标申请注册。” 由此可见，证明商标和集体商标是我国法定的商标类型，地理标志作为商标注册的形式是证明商标或者集体商标，也就是说，按照我国法律规定，地理标志的性质是商标。在商标法没有特别规定基于混淆原则的近似性审查仅适用于普通商标，而不适用于地理标志的情况下，该原则当然适用于解决普通商标与地理标志之间的冲突。

根据禁止混淆原则，在后申请的普通商标与在先申请的地理标志近似的，商标局应依职权予以驳回。如侥幸获得注册，在先地理标志注册人及利害关系人可以比较容易地通过异议和无效制度维权，其举证责任主要是提交一份在先申请或者注册的证明。对于在后申请的地理标志而言，由于其在历史上长期使用，具有特定的声誉，只要在法定期限内积极维权并提交这些证据，也不难利用商标法对未注册商标保护的规定撤销在先普通商标。此外，地理标志集体商标或者证明商标一旦获得注册，就可以行使专用权，发现他人有侵权行为的，可以依据商标法第五十七条的规定维权，其举证责任主要是提交注册证。然而一旦认为地理标志和普通商标不能进行混淆性比对，地理标志注册人将无法依据上述规定维权。

首先，尽管《指南》中没有明确指出，但从第五条的理论依据来看，商标法第十三条第二款(未注册驰名商标的保护)、第十五条一款(代理人代表人抢注)、第十五条第二款(基于特定关系的抢注)、第三十一条(在先申请但未通过初步审定的商标的保护)、第三十二条后半段(不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标)等其他体现禁止混淆原则的规定同样不能适用。

其次，商标法第十条一款第(七)项(产地误认)、第十条第二款(县级以上行政区划名称和公众知晓的外国地名禁止注册)以及第十一条一款第(二)项(产地描述，缺乏显著性)等涉及地名的禁用禁注规定虽然在很大程度上可以阻止地理标志被他人抢注为普通商标，但如果商品确实来自于地理标志指示区域，而地理标志又不是县级以上行政区划名称或公众知晓的外国地名，或者虽然是但有其他含义，并且商标具有显著性或者经过使用取得显著性的，则这些条款均无法适用。第十条一款第(八)项规定禁止的是对公共利益和公共秩序有不良影响的标志，而地理标志属于私权，是特定的民事权益，因此该项规定不能用于保护地理标志权。

再次，把地理标志作为在先权利，依据第三十一条前半句(申请注册商标不得损害他人现有的在先权利)请求不予核准或者宣告普通商标无效的思路，也是行不通的。在这种思路下，无可回避的一个问题是如何判断“损害”，其理论基础是什么。对于在先商业标记权而言，如在先商号权、在先域名权等，判断普通商标申请构成“损害”的理论基础都是禁止混淆原则。地理标志作为商业标记的一种，在作为在先权利时，判断其是否可能受在后商标的损害，理论基础也只能是禁止混淆原则，但《指南》第五条已经否定了该原则适用的可能。

最后，商标法第十六条一款这一地理标志保护特别规定无法弥补上述漏洞。该款规定， “商标中有商品的地理标志，而该商品并非来源于该标志所标示的地区，误导公众的，不予注册并禁止使用;但是，已经善意取得注册的继续有效。”表面上看，此处“误导”的含义是使公众在商品的产地问题上受到了欺骗，因此该款属于绝对条款。但商标法第四十五条规定， “已经注册的商标，违反本法……第十六条一款……的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。”因此，该款也具有相对条款的属性。在作为相对条款时， “误导”的含义显然不再是“产地欺骗”、 “产地误认”，而只能是“混淆”。由此可见，第十六条一款兼有绝对条款和相对条款双重属性。作为绝对条款时，第十六条一款规定的“误导公众”与第十条一款第(七)项禁止的产地误认并无实质不同，但由于前者是有关地理标志的特别规定，后者是对商标的一般规定，因此发生竞合时应适用前者的规定。同第十条一款第(七)项的规定一样，对于商品确实来自地理标志所标示地区的普通地名商标，第十六条一款不能禁止。作为相对条款时，该款既可以用于保护在先未注册的地理标志，也可以用来保护在先已注册的地理标志，但基于混淆的可能，原则上只能在相同或者类似商品上予以保护，这与商标法第十五条、第三十条、第三十一条、第三个二条后半段等所调整的情形重合。当商品并非来自地理标志标示地区时，应适用第十六条一款的特别规定，否则应适用上述对商标的一般规定。但不论如何，将第十六条一款作为相对理由条款进行适用与《指南》第五条认为地理标志与普通商标之间不能进行基于混淆的比对的逻辑是不能相容的。

通过以上分析我们可以看到，将商标法第十三条第三款和第三十二条中的“商标”限缩性地解释为“普通商标”，既无道理，也无必要，且违反了利用商标制度的优势保护地理标志的初衷，动摇了地理标志商标保护制度的基础。

适用禁止混淆原则解决地理标志和普通商标冲突符合国际惯例

美国《兰哈姆法》第二条(e)款规定， “与他人已注册的商标近似，容易导致混淆、错误或者欺骗的，不得注册。”第四条规定， “商品商标的注册规定，只要能够适用，就同样适用与对集体商标和证明商标(包括原产地标志)的注册……集体商标和证明商标一旦获得注册，就享有和本章对于商品商标提供的同样的保护。”美国《商标审查程序手册》第十三章是关于证明商标的审查标准，其中1306.06部分规定， “除非本手册另有规定，对证明商标可注册性的审查适用与普通商标相同的标准……关于《兰哈姆法》第二条(e)款的适用，判定混淆可能的标准对证明商标是相同的。”可见，美国商标法认为禁止混淆原则适用于解决地理标志与普通商标的冲突。

我国台湾地区商标法对此也做了类似的规定。第二十三条一项第十三款规定， “相同或近似于他人同一或类似商品或服务之注册商标或申请在先之商标，有致混淆误认之虞者，”不得注册。第八十条规定， “证明标章、团体标章或团体商标除本章另有规定外，依其性质准用本法有关商标之规定”。 《商标法规暨审查基准》第九章《地理标示申请证明标章注册作业要点》进一步规定， “鉴于我国对于地理标示并未单独立法加以保护，故以地理标示申请为证明标章之注册者，其保护相当于其他一般证明标章，仍依商标法相关规定审查之”，审查事项包括， “……有无违反商标法第二十三条一项各款情形。”

TRIPS协议在第十六条中规定了禁止混淆原则。该条一款规定， “注册商标的所有人应有权来阻止所有第三方未经其同意在交易过程中对与已获商标注册的货物或服务相同或类似的货物或服务使用相同或类似的标记，如果这种使用可能会产生混淆。若对相同货物或服务使用了相同的标记，则应推定为存在混淆的可能。”此处，TRIPS协议的用词是“标记(SIGN)”，而非“商标(TRADEMARK)”，是因为标记的外延比商标更广，除了商标外，商号、域名、地理标志等都属于标记的范畴。

除正式条约外，一些知识产权国际组织也在致力于协调各国地理标志保护的立场。1994年，国际保护知识产权协会哥本哈根执行委员会通过《商品和服务商标及地理标志决议》，决议认为， “原则上地理标志可以构成一个保护性的商标……对商标保护的一般原则适用于这种类型的商标”，当商标与原产地名称间发生冲突时，“应考虑两个中有优先权的一个”。2006年，该协会在哥德堡大会上通过《商标与地理标志的关系决议》，决议认为， “地理标志可以在商标法的框架下被保护……解决商标和地理标志冲突的指导原则是时间在先、权利优先(first in time，first in right)”。这些决议无一例外都认为禁止混淆原则对于解决地理标志与普通商标的冲突是适用的。

排除适用禁止混淆原则的不良后果

首先，否定禁止混淆原则适用于解决地理标志和普通商标冲突可能导致大量相同或者近似的地理标志和普通商标并存注册。商标的可注册性要求包括合法性、显著性、非功能性和在先性四个方面[2]。

《指南》中第五条的规定实质上排除了地理标志与普通商标之间基于禁止混淆原则的在先性审查。尽管商标法对于普通地名商标的可注册性从合法性和显著性方面设置了多重障碍，但取消在先性审查之后，仍有一些与在先地理标志近似的普通地名商标可以获准注册。另一方面，对与在先普通地名商标近似的在后地理标志，商标法已无条款可以阻止其取得注册。此外，法律虽然规定地理标志必须能够指示商品的地理来源，但并未规定必须以地名的文字形式指示，单独以地图轮廓、标志性建筑物等形式指示的，只要消费者能将其与相应的地域相联系，亦符合法律规定。法律也未规定地理标志除了指示地理来源的要素外不能包含其他要素，现实中大量地理标志还包含其他文字和图形部分。

《指南》认为地理标志与普通商标不能进行基于混淆的近似性比较，意味着包含他人在先普通商标的地理标志将可以获得注册。其次，地理标志权人遭遇普通商标侵权，或者普通商标遭遇地理标志侵权时，权利人将难以维权。因为不论是商标法规定的侵权行为还是反不正当竞争法对知名商品特有名称的保护，其基础都是禁止混淆原则。第三，地理标志以及驰名的普通商标常常蕴含很大的经济价值，而否定禁止混淆原则的适用使得抢注容易成功，这可能引发不法之徒的抢注。第四，地理标志和普通商标在实际使用中的表现形式并无明显不同，实践中消费者无从判断到底哪一个是地理标志哪一个是普通商标，因而势必造成混淆。第五，在以上种种因素综合作用下，长此以往地理标志在市场上将面临失去信誉的风险。

最后，如前文所述，《指南》第五条的规定违反了TRIPS协议的规定，如照此执行，将来可能使步欧共体的后尘，卷入国际知识产权争端，从而损害我国保护知识产权的良好国际形象。