随着中国商标申请量的增加， 越来越多的企业在商标申请过程中会收到商标局的驳回通知书。那么， 当企业收到商标局的驳回通知书时， 应该采取什么样的态度呢? 是积极抗辩(提交驳回复审申请)还是消极接受呢?

对此问题笔者暂不回答， 先将商标局审查员驳回商标申请的理由依据简单梳理一下， 以便企业不但能知其然更能知其所以然。

驳回申请注册商标， 是指商标局在其实质审查中，依法就全部商品或服务、 部分商品或服务上违反《商标法》 禁止性规定的申请注册的商标， 或者在同一种商品或者类似商品上与已经注册或初步审定商标相冲突的申请注册的商标， 不予注册的行为。

因此， 商标局的驳回理由可以简单概括为“ 违反禁止性规定的绝对理由” 和“ 与在先商标权冲突的相对理由”。《商标法》 第十条、 第十一条和第二十八条分别作了详尽了规定。《商标法》 第十条是强制性法律条款， 一旦违反禁止性规定的绝对理由， 即使提交复审， 其成功的可能性也很小。 因此， 建议企业在设计商标时， 要尽量避免《商标法》 第十条中禁止性规定。 如万一被商标局以该条驳回， 除非企业(申请人) 能提供相关的证明文件， 否则， 不建议企业(申请人)提交复审申请。

而除此之外的商标驳回案件， 均建议企业(申请人)积极抗辩， 特别是在驳回商标已经被投入商业使用、 商业宣传的情况下， 更是要采取积极的态度， 以充分维护自身的合法权益。 下面分别就基于《商标法》 第十一条和第二十八条的驳回商标申请如何进行抗辩， 发表一下笔者的拙见：

一、 基于《商标法》第十一条的驳回商标的复审申请

虽然《商标法》 第十一条的第一款列举了三项不符合商标法的情况， 但就其本质而言， 这三项的驳回依据其实是相同的： 缺乏显著性。 商标的显著性是指其能将一家产品生产者/服务提供者的产品/服务与其他相同或类似产品/服务相区别开的特征。 这是一个标识作为商标应具有的最基本、 最重要的特征， 它直接决定了该标识是否可以成为商标并受到我国《商标法》 的保护。

因为根据《商标法》 第八条的规定： “ 任何能够将自然人、 法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可视性标志， 包括文字、 图形、 字母、数字、 三维标志和颜色组合， 以及上述要素的组合， 均可以作为商标申请注册” ， 所以如果一个可视性的标志并不能起到区分不同产品生产者/服务提供者的产品/服务的作用的时候， 那么这个可视性的标志是不能作为商标来申请注册的。

《商标法》 第十一条第一款中的第(1)项和第(2)项是对缺乏显著性的标识的列举， 一般情况下， 这样的标识是不能起到区分不同产品/服务提供者的目的的， 例如： 将“ 502” 申请在“ 胶”上; 将“ XXL” 申请在“ 服装” 上等等。 这样的标识仅仅是产品的名称或型号， 不能起到区分不同产品生产者的目的。 第三项是对除前两项所列之外的其他缺乏显著性的各种情况的统称。 如将“ 好香”申请在“ 米” 上， 将“ 湘绣” 申请在“ 服装” 上等等。

商标的显著性可以分为“ 固有显著性” 和“ 通过使用获得的显著性” 两种， 上述所举例的商标都是缺乏“ 固有显著性” 的商标， 即商标构成本身缺乏显著性， 但如果企业已经对该商标进行了大量、持续的广告宣传工作， 使相关公众能够将该商标与该企业提供的产品联系起来， 一般来说就认为这个商标已经经过使用获得了显著性， 能够起到区别不同产品生产者/服务提供者的产品/服务的目的， 这种情况下， 商标是可以被核准注册的。 这方面的成功案例， 主要有银行业的“ 一卡通” 、 餐饮服务业的“ 小肥羊” 和乳业的“ 酸酸乳” 等商标， 这三个商标在申请注册阶段都曾被商标局的审查员以“ 缺乏显著性” 为由驳回， 但这三家企业(申请人)都未放弃， 积极提出了复审申请， 用大量的使用证据证明这些商标经过大量、 持续的广告宣传， 已经具有了第二含义， 具有了很强的指代性， 相关消费者已经将这些商标与他们的企业紧紧地联系在了一起， 从而这些商标实际上已经起到了区别不同产品生产者/服务提供者的产品/服务的目的， 从而具有了作为商标应该具有的显著性。

综上所述， 一旦有企业的商标被商标局审查员以该条驳回， 如果申请商标已被企业广泛使用、宣传， 则需要企业提供所有的使用证据材料， 来证明该商标经过企业的广泛使用已经获得了“ 第二含义” ， 即具有了显著性。

除此之外， 本条第一款第(1)项和第(2)项的内容是“ 仅有本商品的通用名称、 图形、 型号的”和“ 仅仅直接表示商品的质量、 主要原料、 功能、 用途、 重量、 数量及其他特点的” ， 而在实际情况中，申请商标很少是仅仅由上述要素构成， 一般都是有其他要素一起构成的， 因此， 这也是企业在提出驳回复审时可以据理力争的一个方面。

二、 基于《商标法》第二十八条的驳回商标的复审申请

《商标法》 第二十八条所指与在先商标权发生冲突， 主要指申请注册的商标同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或近似。 随着中国商标申请量的增加， 越来越多的商标是基于该条被驳回的， 那么在这种情况下，企业的复审申请应该从何处着手呢? 由于具体案件的情况纷繁复杂， 很难一语概括。 笔者将通过以下两件案例稍作说明：

(1)商标在第41类的驳回案件

商标局审查员以该商标与在先注册的“ 一个梦” 和“ ONEDREAM” 商标近似为由， 将其驳回。 驳回商标与两件引证商标分别如下：

很多人看到上面的商标比对后的第一印象是驳回商标与这两件在先商标并不近似啊。

商标为什么会被审查员驳回呢? 这是因为在商标局审查时， 对文字和图形的组合商标是分开审查的， 而不是简单地进行整体审查。 这个案件中， 审查员认为驳回商标中的英文部分“ Mr. DREAM” 与上述两件引证商标近似。 因此被驳回。

在本案中， 笔者认为： 首先， 被驳回商标中的文字部分“ Mr. DREAM” (含义为梦先生)与两件引证商标的含义不同： “ Mr. DREAM” (含义为梦先生)其实指姓梦的先生——指人; 而两件引证商标的含义均为“ 一个梦” ， 指梦这一自然现象或事物。 其次， 被驳回商标的整体与两件引证商标不构成近似， 被驳回商标的组成部分中的图形部分是非常有显著性的， 相关公众一眼就可以将其与两件引证商标区别开来， 不会造成混淆。

因此， 商标局审查员在审查时对组合商标是分开审查的， 而驳回后， 提交复审申请时， 评审委的审查员是从商标的整体来审查的。 所以， 一旦企业的组合商标中的某一部分与在先商标构成近似被驳回， 企业应从商标整体是否与在先商标构成近似来提出复审。

(2)“ WOS” 商标在第35类的驳回案件

该商标被以与在先注册商标“ WDS” 近似为由被驳回， 根据我国的商标审查经验， 像这样两件商标都是由三个英文字母组成， 首、 末字母均相同， 只有中间一个字母不同的情况下， 一般都会被认定为近似商标的。

本案申请人的实际情况是： “ WOS” 是其自行设计的网上订货系统(Web Order System)的简称， 其只对会员开放， 使用时需要登录该申请人的官网进行后续操作。 而且， 申请人已经对该商标进行了商业使用和宣传， 一旦不能注册将会给申请人带来很大的损失和麻烦。

根据本案商标的实际使用模式可以看出， 使用该“ WOS” 系统的客户都是对申请人非常熟悉的老客户， 且其需要注册会员后使用， 而注册会员的程序非常严谨、 复杂， 在这样的情况下， 是很难造成相关消费者的混淆的。

因此， 虽然仅从商标的构成来看， “ WOS”商标与“ WDS” 商标构成近似商标， 但由于二者的消费群体不同， 是不会发生误买、 误购的侵害相关消费者利益的情况的。

综上， 笔者认为， 驳回商标与引证商标是否构成近似， 不能简单地从文字构成上来看， 还需要从所指定的产品/服务、 相关公众的认知习惯、 行业特点及实际使用的具体情况来综合分析。

现实社会中， 商标申请涉及社会生活的各行各业， 很容易出现审查员对企业申请的产品或行业不太了解， 仅从商标的文字构成进行审查， 这样一旦发生驳回， 建议企业积极抗辩， 以保护自己的合法权益。