案情回顾

临海一塑业有限公司(下称“塑业公司”)系某银行临海支行(下称“银行”)的信贷客户。后来，塑业公司因经营不善停产。为此，银行向临海市人民法院(下称“临海法院”)提起诉讼保全，随后又向临海法院提起财产保全，冻结了塑业公司注册的文字图形商标专用权。临海法院作出民事判决：塑业公司归还银行垫付票款3747726.55元，利息154083.72元。

判决生效后，银行向临海法院申请执行。临海法院作出民事裁定：冻结塑业公司所持有的文字和图形商标专用权。在执行过程中，台州市某新型建材有限公司(下称“建材公司”)向临海法院提出执行异议，对被冻结的被执行人注册号为1516752的商标专用权主张权属。

原来，建材公司曾与塑业公司签订了商标转让合同，合同约定将注册号为1516752号转让给建材公司所有，转让款为10万元。此外，双方还签订了商标许可使用协议，约定：塑业公司1516752号注册商标独家许可建材公司使用，并且允许建材公司再许可其他厂家使用，许可有效期自签订本协议至国家商标局核准转让完成止。随后，建材公司向国家工商行政管理总局商标局(以下简称国家商标局)提起转让申请，国家商标局作出商标转让受理通知书。临海法院作出民事裁定：解除对被执行人塑业公司所持有的注册号为1516752号商标专用权的冻结。

为此，银行向临海法院提起诉讼，要求：继续冻结塑业公司所持有的注册号为1516752号的商标专用权，判令对该商标专用权的许可执行。理由是商标的转让必须经过签订协议、向商标局提出申请、商标局核准、公告的法定程序，才能视为商标转让成功且合法。本案中，虽然国家商标局虽然受理了该转让申请，但至今并未核准，因此不能认定注册号为1516752号的商标属于建材公司。

对此，建材公司认为银行说法不能成立。理由是：商标虽为无形的知识产权，但商标过户过程中没有过错，系善意，建材公司作为商标的实际使用人，要求解除对国荣塑业公司所持有的注册号为1516752号商标专用权的冻结是完全符合法律规定的。因此，要求法院驳回银行的诉讼请求。

　　法官说法

法院经质证、审理后认为：本案争议焦点是被告建材公司对注册号1516752号商标是否形成实际占有?

根据《合同法》解释规定，商标专用权转让合同不属于需要办理过户登记手续才能生效。塑业公司与建材公司签订商标转让签订合同，双方当事人意思表示真实，没有违反法律法规的强制性规定，应为有效，双方应当按照约定享有权利履行义务。双方达成了商标转让的合意，签订了商标转让协议，该协议符合合同构成的要件。协议签订后，建材公司支付了实际价款，并与塑业公司一并向国家商标局提出商标转让申请，合同双方的权利和义务已经履行完毕。注册号为1516752号商标专用权虽未经核准、公告，建材公司亦未最后取得商标所有权，但并不影响建材公司对该商标的占有、使用和收益。塑业公司与建材公司签订合同，早于塑业公司商标被保全，且在合同订立后已向国家商标局提出转让申请，国家商标局也已经受理，但是由于继后的银行与塑业公司之间的纠纷一案导致商标专用权被保全，基于公权力的介入使得该商标专用权无法正常的完成核准及公告程序，因此建材公司在主观上没有恶意。此外，建材公司在签订商标转让协议之后连续地不间断地使用该商标，该行为已经形成了实际上使用，应视为建材公司对该商标事实上的控制和支配。

因此，虽然建材公司尚未取得注册号为1516752号商标专用权，但应认定是该商标的实际占有人。银行诉请继续冻结1516752号商标专用权，并判决对该商标专用权许可执行，理由不成立，故驳回银行的诉讼请求。

　　以案说法

　　隐藏在贴牌加工合同中的

　　知识产权法律风险

甲公司为国内某洗衣机知名品牌持有商，乙公司为某地专业生产洗衣机的小微型企业。乙公司争取到了为甲公司生产某特定款式家用洗衣机的合同，预计3个月的正常利润在50万元-70万元。在《合作协议》中，除了正常的商务条款外，双方还就所涉专利事项作了如下约定：“乙方保证其生产的产品不会侵犯第三方的专利或其它知识产权。如果因相关产品受到第三方指控的，则所有纠纷由甲方全权处理，乙方应当无条件承担所有与此相关的法律后果与甲方所遭受的全部损失。”

之后，甲公司在销售产品过程中，被第三方A公司以专利侵权为由起诉到法院。甲公司为了维护自己的市场形象，在法院主持下迅速与A公司达成了调解协议，一次性支付给A公司赔偿款80万元，随后通知了乙方，要求乙公司按照合同约定承担全部损失约90万元。乙公司获得了该案的资料后，经分析发现相关产品实际并未落入A公司专利保护范围。后经协商，乙公司实际支付60万元以了结此事。

　　律师说法

　　浙江飞呈律师事务所 李志仲 主任律师

贴牌加工合同大多都带有加工承揽合同、购销合同和技术开发或合作合同等综合性质，且其内容往往相互交错，专业性较强。一般情况下，委托方往往会提供事先制作好的合同，此类内在结构相当稳定，其中必定带有知识产权相关问题的详细约定。因此，非专业人员很难发现问题所在。另外，对于加工企业而言，在定牌加工经营合作谈判过程中处于劣势，往往只注重于价格、交货时间与方式、产品质量等商务条款的博弈，在前述条款谈判经常受挫的情况下，更容易忽视或不敢审查委托方提出的知识产权相关条款，为后续合作中可能产生的风险埋下了隐患。

本案的情况亦如此。乙方首次与知名品牌商家合作，好不容易拿到订单，于是只在委托方提供的合同空白处填写了双方商定的价格等内容就签字盖章。遭受A公司的指控后，因合同约定其损失由乙方承担，甲方对于相关指控没有据理力争而选择调解息诉也是利益最大化选择的自然结果。

其实，乙方如果在谈判时提出：如果产品遭受第三方的知识产权侵权指控，受指控的一方应当立即通知对方且通力协作，积极处理。则乙方至少会知晓此事，从而就有机会参与纠纷处理，采取无效、不侵权抗辩等适当的应对措施以最大限度地维护合作双方的利益，而不至于像本案一样几乎束手就擒。

事实上，在后续的合作中，由于专业律师的介入，乙方提出上述条款修改意见时，甲方没有任何异议便予以接受。定牌加工企业在注重价格等商务内容的同时，应当重视纠纷解决的程序性事项的沟通与谈判，争取自己参与纠纷处理的知情权、表决权、处理权等，以最大限度地获得主动权。

从经验看，大量的定牌加工企业所面临的知识产权法律问题，除了专利以外，还有品牌、版权、商业秘密等的侵权与合同纠纷，对此也应当加强审核与沟通。总之，虽然客观上定牌加工企业存在知名度低、研发能力弱、竞争激烈、市场利润薄等情况，导致其谈判时处于弱势，但法律风险防范意识却并不能因此而降低。当然，专业人士的介入也是保障定牌加工企业合法权益的重要保障。