刘润涛

基本案情

无锡A公司是江苏B集团公司的一个子公司，B集团公司是“小天鹅”注册商标的所有人，A公司经B集团公司的许可在其生产的某类产品上使用“小天鹅”注册商标。自2005年10月15日起，A公司委托嘉兴C公司为其贴牌生产该类产品，在其生产产品的包装箱、铭牌等零部件上使用“小天鹅”注册商标。并约定，贴牌产品的销售经营权归A公司。2006年4月20日，双方再次签订了协议，将授权期限延长至2009年12月31日。产品的销售经营权归A公司，并允许C公司在完成贴牌生产任务后少量自主销售其所生产的产品。嘉兴C公司要求无锡A公司提供了商标权人江苏B集团公司许可无锡A公司使用“小天鹅”注册商标的证明，并由A公司以自己的名义协助C公司办理了国家强制性产品认证。2007年10月，商标权人B集团公司认为C公司侵犯其商标权，并向嘉兴工商行政机关举报，致使C公司被工商行政机关查处，并于2008年12月对C公司作出行政处罚决定书，处以高额的罚款，直接导致C公司停产停业。本案是一起典型因贴牌生产引发的纠纷。

一、贴牌生产的概念

OEM（Orignal Equipment Manufactuce），即原始设备制造商，现在已经被引申为指“贴牌生产”这种经济合作模式，又称定牌生产，其基本含义是接受委托的生产方按委托方（商标权人）的委托进行产品开发和制造，产品贴附委托方所提供的商标，并将产品全部交由委托方销售或经营，接受委托的生产方收取加工费用的合作经营生产方式。近年来，这种生产方式在涉外加工贸易中和国内某些行业甚为流行，引发了大量的纠纷。

二、贴牌生产中的商标使用

本案中工商机关认定，嘉兴C公司的行为构成商标法第五十二条第（一）款规定的违法行为，即嘉兴C公司未经商标注册人B集团公司许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，构成侵犯注册商标专用权。其理论依据在于贴牌加工中商标使用属于商标许可使用范畴，由于无锡A公司是经江苏B集团公司的许可使用其注册商标，而由于江苏B集团公司许可无锡A公司使用注册商标的许可方式是普通许可，无锡A公司不得在未经江苏B集团公司同意的情况下再许可嘉兴C公司使用该注册商标，所以，嘉兴C公司构成侵犯江苏B集团公司的注册商标专用权。

贴牌生产是承揽加工带有他人注册商标商品的行为。但是，贴牌生产中使用商标的行为不构成商标法意义上的商标使用。

首先，从商标法中的商标使用本身含义来看，根据商标法实施条例的规定，商标法中的商标使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。从此解释可以看出，商标法中的商标使用是有其特定涵义的，作为商标法意义上的对商标的“使用”，应与一般文法意义上的“使用”不同，它还涉及一个流通和交换的应用领域问题。[①]对“使用”一词的理解，不能仅仅停留在其字面日常用义的层面，而要结合其行为目的及其后果来综合理解、领会商标法中商标使用的含义。

此外，贴牌生产中的承揽方交付加工成果给定作人的行为，是承揽方履行其合同义务的行为，贴牌产品的销售经营权归定作人，承揽人仅仅收取加工费用。所以交付加工成果的行为不构成销售行为。[②]贴牌产品仍然在定作人控制领域，没有进入流通领域，所以，交付加工成果中的商标使用也不构成商标法中的商标使用。

其次，从贴牌生产的法律特征来看，贴牌中的商标使用有别于商标许可使用中的商标使用。贴牌生产作为一种特殊的承揽形式，其法律特征表现在：（1）定作人对用于贴牌的商标享有商标权（包括许可使用权）；（2）承揽人不享有贴牌产品上的商标权利；（3）加工的贴牌产品应返回给定作人或定作人指定的途径处理；（4）承揽人应在产品上依法标明定作人的名称、地址及产地等信息。所以，从贴牌生产的法律特征来看，贴牌生产中的商标使用有别于商标许可使用中的商标使用，因为：

（1）主体间的相互关系不同。贴牌生产中委托人和接受委托人之间形成的是一种委托和接受委托完成一定工作和任务的关系，即承揽法律关系；而商标许可使用关系中，针对的是商标权的使用许可，双方形成的是商标权使用许可与被许可的法律关系。

（2）商标的使用性质不同。贴牌生产商品上的商标的实际使用者是定作人，承揽人不过是定作人在贴牌生产的商品上使用商标行为的实施者，承揽人的商标使用行为是在定作人的指示下进行的，并且是为了履行加工承揽合同义务在贴牌产品上的附带性使用，更是承揽人为完全履行其合同义务所必不可少的使用，从商标使用的性质来看，这里的承揽把商标贴附在产品包装和产品上的这种使用商标行为，是加工行为的一部分，承揽人在贴牌生产中并不构成商标法意义上的商标使用，由于产品还没有进入流通领域，不是基于商标的功能——识别不同的生产者、经营者——而使用商标，所以这里的真正的商标使用人为定作人，而非承揽人，贴牌生产中的这种使用方式不仅不是用来区别承揽人生产的产品的来源，而恰恰为了定作人区别产品的来源，所以，对承揽人而言，在贴牌生产中使用商标的行为不构成商标法意义上的商标使用；[③]而在商标使用许可关系中，被许可人经商标权人许可的商标使用，是受自己的意志控制下的使用行为，商标使用的主体是被许可人，这也正是商标使用许可关系缔结的目的所在。

（3）商标权的处分方式不同。在贴牌生产中，定作人对用于贴牌的商标享有商标权（包括许可使用权），而承揽人不享有定牌产品上的商标权利，贴牌生产承揽人按照约定完成产品的加工和生产，就是履行了合同义务，贴牌生产不涉及商标使用许可，假如接受贴牌的承揽人不在生产的产品上贴上委托方的注册商标，恰恰是没有履行贴牌生产合同约定的义务，构成违约；而在商标使用许可关系中，发生的商标使用权的转移，即商标使用权从许可方转移到被许可方。

（4）商标使用的法律后果不同。在贴牌生产中，承揽人按照定作人的指示，将商标贴附在承揽加工的产品上，然后将产品交给定作人，由定作人进行销售，售后服务和产品责任都由定作人负责和承担，这也就是本案中定作人与承揽人之间为什么另行签订售后服务协议的原因所在；而在商标许可使用关系中，被许可人在自己生产的产品上贴上许可人许可使用的商标，商标被许可使用人有义务保证其使用商标的产品的质量，产品的售后服务和产品责任都由被许可人负责和承担。

由于贴牌生产中承揽人的使用商标的行为不构成商标法意义上的商标使用，商标法上的意义上的商标使用人为定作人，即本案中的无锡A公司，而无锡A公司是经商标权人江苏B集团公司的许可使用该注册商标。所以，嘉兴C公司既不构成侵犯江苏B集团公司商标专用权，因为这里的商标使用人是无锡A公司而不是嘉兴C公司；同时，嘉兴C公司与无锡A公司也不构成共同侵权，因为无锡A公司是经过注册商标所有人许可的有权的合法使用。所以，工商部门认定嘉兴C公司的贴牌生产行为构成侵犯江苏B集团公司商标权，值得商榷。

三、自主销售部分的商标使用

在贴牌生产之外，无锡A公司还允许嘉兴C公司在完成贴牌生产任务后少量自主销售贴附商标的产品，并下达了销售和上交利润的任务，对于自主销售部分的法律关系如何定性，自主销售部分的商标使用属于何种性质？

自主销售部分的商标使用事实上构成了商标许可使用。因为在贴牌生产关系中，接受委托负责生产一方人是没有产品的销售权的，如果委托方允许生产方自主销售生产的贴附商标的产品，并下达了销售和上交利润的任务，这种合作方式本质上是构成商标许可使用关系，商标许可使用费用以完成一定的销售任务和上交利润的形式体现。

在自主销售部分，真正的商标使用人为接受委托的生产商，自主销售产品的商标使用，是基于商标的功能——识别不同的生产者、经营者——而使用商标。所以，对接受委托生产方而言，自主销售部分的使用商标的行为构成了商标法意义上的商标使用，而这种使用是基于委托方的授权而产生的，因此，自主销售部分事实上构成了商标许可使用。

作者简介：刘润涛（1981－），男，江苏灌云人，中山大学知识产权法学硕士，嘉兴学院文法学院讲师，浙江子城律师事务所（知识产权部）兼职律师，主要研究知识产权法。

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注释：

[①] 朱玲：“涉外定牌中的商标侵权行为认定——以法律解释学为视角”载《福建政法管理干部学院学报》2008年第1期，第61页。

[②] 张玉敏：“涉外定牌加工商标侵权纠纷的法律适用”，《百家言》2008年第4期，第71页。

[③] 这一点2006年3月7日北京市高级人民法院公布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第2条的规定中得到印证，解答第2条规定，在商业活动中，使用商标标识标明商品的来源，使相关公众能够区分提供商品的不同市场主体的方式，均为商标的使用方式。除商标法实施条例第三条所列举的商标使用方式外，在音像、电子媒体、网络等平面或立体媒介上使用商标标识，使相关公众对商标、商标所标示的商品及商品提供者有所认识的，都是商标的使用。知识产权案件审理经验丰富广东省佛山市中院从事知识产权司法审判的专家也有认为，贴牌生产产品不是商标法意义上的商标使用行为，参见张泽吾：“OEM的知识产权归责”，《中华商标》2005年第10期，第47页。

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